Registrare un marchio: Italia, UE, internazionale. Costi e durata

In breve

Che cosa: parole, loghi, forme, colori, suoni distintivi e rappresentabili (art. 7 c.p.i.); niente termini generici o descrittivi (art. 13), segni ingannevoli o vietati (art. 14), marchi altrui confondibili (art. 12).
Dove e quanto: UIBM 101 euro per una classe + 34 per classe; EUIPO 850 euro + 50 + 150; Madrid tassa base 653 franchi + tasse dei Paesi; consulente a parte.
Procedura: ricerca di anteriorità, scelta delle classi di Nizza, deposito, esame sui requisiti assoluti, pubblicazione, opposizione entro 3 mesi (art. 176), registrazione.
Durata: 10 anni dal deposito, rinnovabili all'infinito (artt. 15-16); uso entro 5 anni o decadenza (art. 24); tolleranza di 5 anni = convalida (art. 28).
Il marchio di fatto protegge solo con la notorietà; deposito a nome della società, non del socio.

Che cosa si registra e a quali condizioni

Art. 7 D.Lgs. 30/2005 — Oggetto della registrazione

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare».

Requisito	Regola	Norma
Rappresentabilità e distintività	Segno chiaro e preciso nel registro, capace di distinguere; marchi denominativi, figurativi, di forma, sonori, di colore, di posizione, di movimento	art. 7
Novità	Non identico né simile a marchi anteriori registrati o notori, ditte, insegne e domini noti, per prodotti identici o affini con rischio di confusione o associazione; il preuso locale resta	art. 12
Capacità distintiva	Esclusi i segni di uso comune e le denominazioni generiche o descrittive (specie, qualità, provenienza, destinazione); ammessi se hanno acquisito distintività con l'uso	art. 13
Liceità	Esclusi i segni contrari a legge e buon costume, ingannevoli, evocativi di DOP e IGP, stemmi e simboli di Stato senza autorizzazione	artt. 10, 14
Nomi e ritratti	Ritratto altrui solo con consenso; nome altrui se non lede fama e decoro; nomi e segni notori (personaggi, eventi) solo dal titolare o con consenso	art. 8
Forme	Escluse le forme imposte dalla natura del prodotto, necessarie a un risultato tecnico o che danno valore sostanziale	art. 9
Diritto alla registrazione	Chi usa o intende usare il marchio nella propria impresa; mala fede esclusa	art. 19

Il marchio si sceglie prima di registrarlo: i segni forti sono parole di fantasia o comunque non descrittive dei prodotti, che l'ufficio non respinge e che i concorrenti non possono avvicinare; i segni descrittivi («Pane fresco» per un forno) sono nulli, quelli evocativi al limite, e la distintività acquisita con l'uso va provata. La ricerca di anteriorità nelle banche dati dell'UIBM, dell'EUIPO e della WIPO, nei registri delle imprese e tra i nomi a dominio individua i conflitti nelle classi affini, perché l'ufficio italiano non li verifica: la novità è affidata all'opposizione dei titolari anteriori e, dopo, all'azione di nullità. Le classi della classificazione di Nizza (34 di prodotti e 11 di servizi) delimitano la protezione insieme all'elenco specifico: troppo poche lasciano scoperte le attività future, troppe costano e generano decadenza per non uso. Il marchio si deposita a nome del soggetto che lo userà o ne controllerà l'uso (art. 19): la società, non il socio, salvo licenza scritta.

Procedura, costi, vita del marchio

Art. 24, comma 1, c.p.i. — Uso del marchio

«A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo».

Deposito nazionale (UIBM): domanda telematica con il segno, le classi e l'elenco dei prodotti e servizi; tasse di 101 euro per una classe e 34 per ciascuna aggiuntiva, marca da bollo e, per i mandatari, la tassa per la lettera d'incarico; gli effetti decorrono dal deposito (art. 15); esame sui requisiti assoluti; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei terzi entro tre mesi (art. 176) con conciliazione di due mesi (art. 178); registrazione, di regola, entro un anno.
Marchio dell'Unione europea (EUIPO): 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in tutta l'Unione; esame sui motivi assoluti, pubblicazione, opposizione entro tre mesi; entro sei mesi dal deposito italiano si può rivendicare la priorità; un impedimento in un solo Stato blocca il marchio UE, trasformabile in domande nazionali.
Marchio internazionale (sistema di Madrid, tramite l'UIBM o l'EUIPO): domanda unica sulla base del marchio nazionale o UE, con designazione dei Paesi; tassa base di 653 franchi svizzeri (903 a colori) più le tasse individuali di ogni Paese; ciascun ufficio esamina secondo la propria legge entro 12-18 mesi; per cinque anni il marchio internazionale dipende da quello base. Nei Paesi non aderenti si deposita direttamente con un corrispondente locale.
Dopo: rinnovo ogni dieci anni (art. 16), con sei mesi di grazia a sovrapprezzo; uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, senza interruzioni quinquennali, altrimenti decadenza su domanda di chiunque (art. 24); sorveglianza delle nuove domande per opporsi ai marchi confondibili, perché tollerare per cinque anni un marchio posteriore registrato lo convalida (art. 28); i diritti dell'art. 20 si fanno valere con la diffida, l'inibitoria e il risarcimento davanti al tribunale delle imprese e, per i falsi, con la querela.
Cessione e licenza: il marchio si vende e si concede in licenza anche parziale, purché non ne derivi inganno per il pubblico (art. 23), con trascrizione all'UIBM per l'opponibilità; i simboli ® (marchio registrato) e TM (uso di fatto) non sono obbligatori, ma ® su un marchio non registrato è ingannevole.

In pratica, per un'impresa che parte, il percorso tipico è: scegliere un nome non descrittivo, fare la ricerca di anteriorità, depositare in Italia nelle classi che coprono l'attività attuale e quella prevista nei prossimi cinque anni (o direttamente in UE se vende oltre confine), registrare il dominio corrispondente e annotare la scadenza del rinnovo. Con poche centinaia di euro di tasse si ottiene un diritto che vale per dieci anni e si rinnova all'infinito; senza, si resta con un marchio di fatto da provare ogni volta, e con il rischio che un altro lo registri per primo.

Domande frequenti

Quanto costa registrare un marchio e quanto dura?

Le tasse di deposito telematico all'UIBM sono 101 euro per una classe e 34 euro per ogni classe aggiuntiva, più la marca da bollo e, se deposita un professionista, la tassa per la lettera d'incarico; il marchio dell'Unione europea all'EUIPO costa 850 euro per una classe, 50 per la seconda e 150 per ciascuna dalla terza; il marchio internazionale con il sistema di Madrid ha una tassa base di 653 franchi svizzeri (903 a colori) più le tasse dei Paesi designati. A questo si aggiungono la ricerca di anteriorità e il compenso del consulente in proprietà industriale o dell'avvocato, da qualche centinaio a qualche migliaio di euro. La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile ogni dieci anni senza limite (artt. 15-16 c.p.i.), pagando la tassa di rinnovo, con sei mesi di tolleranza a sovrapprezzo.

L'UIBM controlla che il mio marchio non sia già di qualcun altro?

No. L'esame dell'ufficio riguarda i requisiti assoluti (segno registrabile, distintivo, lecito, non ingannevole), non la novità rispetto ai marchi altrui: la domanda viene pubblicata e i titolari di marchi anteriori hanno tre mesi per l'opposizione (art. 176 c.p.i.), con una fase di conciliazione di due mesi; se nessuno si oppone il marchio viene registrato anche se in conflitto, e resta esposto a un'azione di nullità e alla contraffazione. Per questo la ricerca di anteriorità sulle banche dati UIBM, EUIPO e WIPO, sui registri delle imprese e sui domini, per marchi identici e simili nelle classi affini, va fatta prima del deposito. Chi ha tollerato per cinque anni l'uso di un marchio posteriore registrato non può più farlo annullare (art. 28).

Uso il mio nome da anni senza registrarlo: sono protetto?

In parte. Il marchio di fatto con notorietà non puramente locale impedisce ad altri di registrare un segno confondibile (art. 12) e dà diritto di opporsi o di chiederne la nullità; con notorietà solo locale, chi lo usa può continuare nei limiti del preuso, ma un terzo può registrarlo per il resto d'Italia. La prova dell'uso e della notorietà è a carico di chi la invoca (fatture, pubblicità, presenza sul mercato). Il proprio nome può essere registrato come marchio, e altri possono registrare un nome uguale solo se non lede fama e decoro di chi lo porta (art. 8): registrare costa poco e toglie ogni incertezza.

Marchio italiano, europeo o internazionale?

Dipende dai mercati. Il marchio italiano protegge solo in Italia ed è la base economica per chi vende qui; quello dell'Unione europea vale in tutti gli Stati membri con una sola procedura, ma un conflitto in un solo Paese può farlo cadere per intero (con la possibilità di trasformarlo in marchi nazionali); il sistema di Madrid consente, partendo dal marchio italiano o UE, di designare con una domanda unica i Paesi aderenti (Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Svizzera e oltre cento altri), con dipendenza dal marchio base per cinque anni. Chi esporta o vende online di solito deposita in Italia, estende in UE entro sei mesi con la priorità e designa i Paesi extra-UE rilevanti; le PMI possono usare le agevolazioni dell'EUIPO per il rimborso parziale delle tasse.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiI presupposti (rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale e su mercati contigui; atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, anche tramite terzi: ex dipendenti, agenti, società collegate, con la responsabilità del terzo che concorre; irrilevanza del danno effettivo, basta l'idoneità), le tre ipotesi dell'art. 2598 (n. 1 confusione: uso di nomi e segni distintivi confondibili, imitazione servile delle forme non necessitate del prodotto, della confezione, del sito, del look-alike; n. 2 denigrazione: notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente idonei a screditarlo, anche veri se tendenziosi, pubblicità comparativa fuori dai limiti del D.Lgs. 145/2007, e appropriazione di pregi: vantare qualità, premi, clienti, certificazioni altrui; n. 3 clausola generale della correttezza professionale: storno di dipendenti con animus nocendi o con modalità che paralizzano il concorrente, sviamento di clientela con liste e informazioni riservate, violazione di segreti aziendali, boicottaggio, vendita sottocosto sistematica, concorrenza parassitaria, violazione di norme pubblicistiche che dà vantaggio, uso di dati personali dei clienti altrui, pubblicità ingannevole), i confini (l'ex dipendente può usare le competenze acquisite ma non gli elenchi e i segreti; il patto di non concorrenza, art. 2125 c.c., e l'obbligo di fedeltà, art. 2105; i segreti commerciali, artt. 98-99 c.p.i.; marchi e brevetti con tutele proprie e cumulabili; la libertà di imitare le forme funzionali e i prodotti non protetti; la critica lecita), le azioni (inibitoria e rimozione degli effetti, art. 2599: ritiro dei prodotti, rettifica, distruzione; risarcimento del danno con colpa presunta e pubblicazione della sentenza, art. 2600: lucro cessante, danno all'immagine, utili del concorrente, liquidazione equitativa; azione delle associazioni professionali, art. 2601; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e descrizione; astreinte, art. 614-bis c.p.c.; competenza del tribunale delle imprese quando interferiscono privative industriali, altrimenti tribunale ordinario; prescrizione quinquennale, art. 2947), la prova (investigazioni e testimonianze, ordini di esibizione, documenti dei clienti, perizie sulla confondibilità, dati di vendita per il danno), le difese (assenza di rapporto di concorrenza, forme necessitate, notizie vere e continenti, libertà di assunzione, informazioni di pubblico dominio, decadenza dei diritti), i rapporti con l'AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese, con procedimento amministrativo separato) e con il penale (art. 513 turbata libertà dell'industria, 513-bis, 623 rivelazione di segreti, 473-474 marchi).
Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaDefinizione (art. 1 L. 129/2004: concessione a corrispettivo di marchi, insegne, know-how segreto sostanziale e individuato, assistenza, inserimento in una rete; affiliante e affiliato indipendenti; corner e master franchising), requisiti (art. 3: forma scritta a pena di nullità, formula sperimentata sul mercato, durata minima di 3 anni se a termine, contenuto obbligatorio: investimenti e diritti di ingresso, royalties e minimi, esclusiva territoriale anche verso i punti diretti, know-how, apporti dell'affiliato, assistenza, formazione, rinnovo, risoluzione e cessione), informativa precontrattuale (art. 4: copia completa del contratto e allegati 30 giorni prima: dati e bilanci dell'affiliante, marchi registrati o in licenza, illustrazione dell'attività, lista degli affiliati e dei punti diretti, variazione della rete negli ultimi 3 anni, contenziosi conclusi negli ultimi 3 anni; riservatezza motivata; DM 2 settembre 2005 per gli affilianti esteri), obblighi dell'affiliato (art. 5: sede, riservatezza anche dopo), buona fede precontrattuale reciproca (art. 6), annullamento per false informazioni e risarcimento (art. 8 con art. 1439 c.c.), conciliazione e arbitrato (art. 7 abrogato dal 2023), clausole tipiche (esclusiva di approvvigionamento, prezzi consigliati e divieto di prezzi imposti, canali online, patto di non concorrenza post-contrattuale, restituzione di insegna e materiali, riscatto del magazzino, penali), uscita (recesso con preavviso, risoluzione per inadempimento, mancato rinnovo, cessione del contratto e dell'azienda, conseguenze), rapporti con l'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998) e con la concorrenza (esenzione per categoria verticale), fisco e dipendenti dell'affiliato, checklist prima della firma, cause ricorrenti (fatturati promessi, formula non sperimentata, esclusiva violata da e-commerce del franchisor, royalties su minimi irrealistici).
Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaChe cos'è l'azienda (art. 2555: complesso di beni organizzati per l'impresa; ramo d'azienda autonomo; differenza con la cessione di quote), forma e pubblicità (art. 2556: prova scritta, atto pubblico o scrittura autenticata depositata dal notaio nel registro delle imprese entro 30 giorni; trasferimento dei singoli beni con le loro forme: immobili, marchi, veicoli, licenze), effetti legali (art. 2557: divieto di concorrenza quinquennale dell'alienante, patto più ampio entro 5 anni, anche per l'affitto; art. 2558: subentro nei contratti non personali, recesso del terzo per giusta causa entro 3 mesi; art. 2559: cessione dei crediti efficace con l'iscrizione; art. 2560: l'alienante resta obbligato per i debiti anteriori salvo consenso dei creditori, l'acquirente risponde di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori), dipendenti (art. 2112: continuità del rapporto e dei diritti, solidarietà per i crediti, CCNL fino a scadenza, divieto di licenziamento per il trasferimento, dimissioni per giusta causa entro 3 mesi; procedura sindacale ex art. 47 L. 428/1990 sopra 15 dipendenti con informativa 25 giorni prima), locazione commerciale (art. 36 L. 392/1978: cessione del contratto con l'azienda anche senza consenso del locatore, opposizione per gravi motivi in 30 giorni), autorizzazioni e licenze (voltura, SCIA), fisco (art. 14 D.Lgs. 472/1997: responsabilità solidale del cessionario per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti, nei limiti del valore, con beneficio di escussione; certificato dei carichi pendenti liberatorio in 40 giorni; frode presunta entro 6 mesi da una violazione penale; imposta di registro sull'avviamento e sui beni con aliquote diverse, esclusione IVA, plusvalenza del cedente), prezzo, avviamento, magazzino e garanzie (dichiarazioni, indennizzi, prezzo differito), affitto d'azienda (artt. 2561-2562: gestione senza mutare destinazione, conservazione dell'efficienza, conguaglio delle consistenze; canone, durata, inventario, dipendenti, licenze, fisco; affitto nella crisi d'impresa), errori tipici.