In breve
- Il dominio è un segno distintivo (art. 22 c.p.i.): vietato usarne uno uguale o simile a un marchio altrui per attività confondibili, o a un marchio rinomato; il titolare del marchio lo vieta ex art. 20.
- In tribunale: inibitoria, trasferimento provvisorio cautelare (133), revoca o trasferimento dall'autorità di registrazione (118 c. 6), risarcimento e retroversione degli utili (125).
- Riassegnazione .it: opposizione al Registro + procedura davanti a un PSRD; tre requisiti (confondibilità, assenza di diritti, malafede); poche settimane; solo trasferimento.
- UDRP (.com ecc.): reclamo all'OMPI o altro provider, stessi requisiti, 1.500 $ in su, esecuzione dopo 10 giorni salvo causa.
- Account social: reclamo alla piattaforma con il marchio; ex dipendente o agenzia: diffida, art. 700 c.p.c., 2105/2598 c.c., 615-ter c.p.
Il dominio come segno distintivo e le azioni in tribunale
«È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.»
Il codice della proprietà industriale ha risolto da tempo la questione se il nome a dominio sia un semplice indirizzo tecnico o un segno distintivo: è un segno distintivo, quando è usato in un sito nell'attività economica, e come tale sottostà al principio di unitarietà dei segni, per cui chi ha un marchio anteriore può vietare l'uso di un dominio uguale o simile per attività affini, e chi ha un marchio rinomato può vietarlo anche per attività diverse quando l'uso ne sfrutta o ne danneggia la notorietà (art. 22); specularmente, il dominio usato e divenuto noto è un segno che toglie novità al marchio depositato dopo (art. 12) e che il suo titolare può difendere contro la concorrenza sleale confusoria (art. 2598 c.c.). L'assegnazione del dominio da parte del Registro o del registrar avviene con la regola del primo arrivato e senza verifiche sui marchi, per cui la registrazione non crea un diritto opponibile al titolare del marchio; il registrante di buona fede che usa il dominio per un'attività non confondibile, o che vi ha un interesse legittimo perché coincide con il proprio nome o con un segno preusato, conserva invece il dominio. Le azioni sono quelle del marchio davanti al tribunale delle imprese: l'inibitoria dell'uso del dominio (art. 131) e, in via cautelare, l'inibitoria e il trasferimento provvisorio del dominio al titolare del marchio, che il giudice può subordinare a una cauzione (art. 133), strumento che in poche settimane toglie il sito dalle mani dell'usurpatore; la revoca o il trasferimento della registrazione concessa in violazione dell'art. 22 o richiesta in malafede, disposti dall'autorità di registrazione su domanda dell'avente diritto (art. 118 c. 6); il risarcimento del danno con la retroversione degli utili e la pubblicazione della sentenza (art. 125-126); la rimozione dei contenuti (art. 124). Quando il dominio o il profilo usurpano l'identità di una persona o di un'impresa per ingannare, si aggiungono i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e, per i marchi registrati, di contraffazione (art. 473 c.p.), oltre alla truffa quando i visitatori pagano.
Le procedure rapide: riassegnazione .it e UDRP
| Elemento | Riassegnazione .it (Registro .it, PSRD) | UDRP (ICANN, per .com, .net, .org e gTLD) |
|---|---|---|
| Primo passo | Opposizione al Registro .it: il dominio diventa «contestato» e non può essere trasferito a terzi; entro il termine fissato dal regolamento va avviata la procedura | Reclamo a un provider accreditato (Centro OMPI, Forum e altri); il registrar blocca il dominio alla notifica |
| Requisiti (tutti) | Dominio identico o confondibile con un marchio o altro segno o nome su cui il ricorrente vanta diritti; registrante senza diritti o interessi legittimi; registrazione e uso in malafede | Identità o confondibilità con un marchio del ricorrente; assenza di diritti o interessi legittimi; registrazione e uso in malafede |
| Indici di malafede | Offerta di vendita al titolare oltre i costi, registrazione per impedirla al titolare, sviamento di clientela, contenuti confusori, dominio parcheggiato, registrazioni seriali | Gli stessi, codificati nel par. 4(b) della Policy |
| Procedura | Ricorso al PSRD, risposta del resistente entro 25 giorni, decisione di un esperto unico o di un collegio in poche settimane; a spese del ricorrente secondo il tariffario | Reclamo, risposta in 20 giorni, panel di uno o tre esperti, decisione in 14 giorni dalla nomina; tariffa da 1.500 dollari (esperto unico, fino a 5 domini) a carico del ricorrente |
| Esito | Trasferimento del dominio al ricorrente o rigetto; nessun risarcimento; esecuzione dal Registro salvo azione giudiziaria del soccombente nel termine | Trasferimento o cancellazione; esecuzione dopo 10 giorni lavorativi salvo che il soccombente inizi una causa; nessun risarcimento |
| Rapporto con il giudice | Non esclude la causa, prima, durante o dopo; la decisione non è un lodo e non fa stato | Idem; le corti decidono secondo il diritto nazionale |
| Altri suffissi | .eu: procedura ADR di EURid; ccTLD stranieri: regole del registro locale | URS per i nuovi gTLD: più rapida, solo sospensione |
Le procedure amministrative sono lo strumento giusto contro il cybersquatting puro, quando il registrante non ha alcun collegamento con il nome e lo ha preso per rivenderlo, per parcheggiarlo con pubblicità o per deviare i clienti: costano meno di una causa, durano uno o due mesi e ottengono il trasferimento del dominio con una decisione che il Registro o il registrar eseguono senza bisogno di esecuzione forzata; il ricorrente deve però provare la titolarità del marchio (la registrazione è la prova più semplice; per i segni non registrati serve la prova dell'uso e della notorietà) e tutti e tre i requisiti, e non ottiene danni né spese. Quando il registrante ha un interesse plausibile, quando il dominio è usato per un'attività reale o quando si vogliono i danni, la causa davanti al tribunale delle imprese è necessaria, e il trasferimento cautelare dell'art. 133 dà in tempi simili un risultato provvisorio. Le due strade si cumulano spesso: opposizione al Registro per bloccare il dominio, procedura di riassegnazione per riaverlo, causa per i danni e per gli altri usi del segno. Per gli account social non esiste un registro né una procedura amministrativa: il nome utente è concesso dalla piattaforma in base al contratto con l'utente, e le piattaforme hanno procedure interne per le violazioni di marchio e per l'impersonificazione, che richiedono la prova della registrazione del marchio e una richiesta formale; il regolamento sui servizi digitali impone risposte motivate e vie di reclamo. Il caso più frequente è però interno: l'account aziendale aperto da un dipendente o da un'agenzia con il nome dell'impresa. La giurisprudenza lo considera un bene dell'impresa quando è stato creato per l'attività, con il marchio, i contatti e i contenuti aziendali, indipendentemente da chi ha inserito l'e-mail, per cui il dipendente cessato deve consegnare le credenziali e l'agenzia deve trasferire i profili e il dominio registrati per conto del cliente; il rifiuto si affronta con la diffida, con il ricorso d'urgenza per l'ordine di consegna con penale, con il risarcimento per violazione degli obblighi contrattuali e con la concorrenza sleale, e diventa reato quando l'ex collaboratore cambia le password per escludere il titolare (accesso abusivo, art. 615-ter c.p.) o cancella i contenuti (danneggiamento informatico, art. 635-bis).
Come proteggersi e come recuperare
- Prima: registrare il marchio, poi il dominio principale e le varianti (.it, .com, .eu, errori tipici) a nome della società; aprire gli account con e-mail aziendale, intestazione all'impresa, doppia autenticazione e amministratori multipli; regolare nei contratti con dipendenti e agenzie titolarità, gestione e restituzione.
- Alla scoperta dell'abuso: raccogliere le prove (whois, screenshot, offerte di vendita, contenuti), verificare il marchio e l'anteriorità, diffidare per iscritto.
- Dominio .it: opposizione al Registro e procedura di riassegnazione; gTLD: reclamo UDRP; in parallelo o in alternativa, ricorso cautelare ex art. 133 c.p.i.
- Account social: reclamo alla piattaforma per marchio o impersonificazione; verso ex dipendenti e agenzie, diffida con termine e ricorso ex art. 700 c.p.c. per le credenziali; denuncia se le password sono state cambiate.
- Danni: causa al tribunale delle imprese con retroversione degli utili e pubblicazione della sentenza; per l'usurpazione dell'identità, querela.
Il dominio e l'account valgono quanto il marchio che portano, e la legge li difende con gli stessi strumenti del marchio più le procedure rapide di riassegnazione: chi registra prima il marchio e intesta a sé dominio e profili raramente deve usarle. La registrazione è nella pagina su come registrare un marchio; le azioni contro l'uso abusivo nella pagina sulla contraffazione del marchio; lo sviamento di clientela nella pagina sulla concorrenza sleale; i reati nella pagina sull'accesso abusivo a un sistema informatico.
Domande frequenti
Qualcuno ha registrato il dominio con il nome del mio marchio e mi chiede soldi per cederlo: che cosa posso fare?
Il dominio era libero e l'ho registrato regolarmente: perché dovrei perderlo?
L'ex dipendente che gestiva la pagina Instagram dell'azienda non vuole restituire le credenziali: come recupero l'account?
L'agenzia web ha registrato il dominio e i profili a proprio nome: sono suoi?
Quanto costa e quanto dura la riassegnazione rispetto alla causa?
Fonti normative
- Art. 22 D.Lgs. 30/2005 — Unitarietà dei segni distintivi (nome a dominio)
- Art. 20 D.Lgs. 30/2005 — Diritti conferiti dalla registrazione del marchio
- Art. 118 D.Lgs. 30/2005 — Rivendica (c. 6: revoca o trasferimento del dominio)
- Art. 133 D.Lgs. 30/2005 — Tutela cautelare dei nomi a dominio
- Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale
- Registro .it — Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it
- ICANN — Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Reati informaticiL'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)Entrare in email, profili o gestionali altrui: fino a 3 anni a querela, da 2 a 10 se pubblico ufficiale, operatore o con dati sottratti (L. 90/2024).
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.