Licenze e cessioni di marchi, brevetti e diritti d'autore

Cessione e licenza del marchio

Il marchio si può cedere per tutti o solo per alcuni dei prodotti e servizi per cui è registrato (art. 23, c. 1). La licenza può essere esclusiva, quando il titolare si impegna a non concederla ad altri e spesso a non usare lui stesso il marchio in quel territorio, o non esclusiva; in quest'ultimo caso il licenziatario deve obbligarsi a usare il marchio per prodotti uguali a quelli del titolare, perché il pubblico non sia ingannato. Il titolare conserva uno strumento forte: se il licenziatario viola la durata, il modo di uso, i prodotti, il territorio o gli standard di qualità previsti, il titolare può agire contro di lui come contro un contraffattore (art. 23, c. 3), con le azioni spiegate nella pagina sulla contraffazione. Il franchising è una forma particolare di licenza di marchio e di know-how.

Brevetti, design e diritto d'autore

I diritti patrimoniali su invenzioni e design si possono vendere e trasmettere, mentre il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore resta suo (art. 63 c.p.i.). Per il diritto d'autore, che copre anche software, banche dati, fotografie e opere di design con valore artistico, i diritti di utilizzazione si trasferiscono in tutti i modi consentiti dalla legge (art. 107 L. 633/1941), ma con due cautele: la trasmissione va provata per iscritto (art. 110) e la vendita di un esemplare dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzarla (art. 109). Nel contratto di edizione, salvo patto contrario, si presume che l'editore acquisti diritti esclusivi (art. 119).

Trascrizione, inadempimento e fisco

Gli atti che trasferiscono diritti di proprietà industriale, o che costituiscono diritti di godimento come le licenze o diritti di garanzia, vanno trascritti all'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 138 c.p.i.). Tra le parti il contratto vale anche senza trascrizione, ma verso i terzi che hanno acquistato diritti sullo stesso titolo non ha effetto finché non è trascritto, e tra più acquirenti prevale chi trascrive per primo (art. 139). Se una parte non paga le royalties o non rispetta gli obblighi, valgono le regole generali dell'inadempimento e della risoluzione, oltre alle azioni del titolare per l'uso del marchio fuori dai limiti della licenza.

Sul piano fiscale, le imprese che sviluppano software protetto da copyright, brevetti o disegni e modelli e li usano nella propria attività possono optare per il patent box, che maggiora del 110% i costi di ricerca e sviluppo deducibili, con un'opzione quinquennale irrevocabile (art. 6 DL 146/2021); i marchi ne sono esclusi. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

1. Verificare la titolarità: registrazioni, scadenze, catena delle cessioni precedenti.
2. Scegliere tra cessione e licenza e definire esclusiva, territorio e prodotti.
3. Scrivere il contratto, indispensabile per i diritti d'autore e per la trascrizione.
4. Trascrivere all'UIBM cessioni e licenze, e all'EUIPO per i titoli dell'Unione.
5. Controllare l'esecuzione: rendiconti delle royalties, qualità dei prodotti, uso del marchio.

Come si ottengono i titoli è spiegato nelle pagine su marchio, brevetto e design; la cessione insieme all'azienda nella pagina su cessione e affitto d'azienda.